Mahkamah Agung telah menulis ulang pedoman litigasi dengan keringanan bagi direktur dan karyawan perusahaan yang melakukan pelanggaran, tulis Alastair Shaw, penasihat di Hogan Lovells.
Keputusan Mahkamah Agung di Ekuitas Gaya Hidup v Ahmed telah menyusun kembali prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh pengadilan yang lebih rendah, dan akan berdampak tidak hanya pada litigasi pelanggaran HKI, namun juga pada kasus-kasus gugatan hukum lainnya.
Pengadilan memutuskan bahwa seseorang yang menyebabkan orang lain melakukan perbuatan salah hanya akan bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai pelengkap atas kesalahan yang dilakukan jika mereka mengetahui fakta-fakta penting yang menyebabkan perbuatan tersebut dilakukan salah.
Lord Leggatt, saat memberikan keputusan pengadilan, menjelaskan bahwa: “Pertimbangan prinsip, wewenang dan analogi dengan prinsip tanggung jawab aksesori dalam bidang hukum privat lainnya semuanya mendukung kesimpulan bahwa pengetahuan tentang ciri-ciri penting dari perbuatan melawan hukum diperlukan untuk membenarkan pengenaan tanggung jawab bersama pada seseorang yang sebenarnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum.”
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa hal ini terjadi bahkan ketika, seperti dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, perbuatan melawan hukum tidak memerlukan pengetahuan tersebut.
Pedoman litigasi kekayaan intelektual yang baru
Dalam kasus ini, Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa dua direktur perusahaan yang melanggar merek dagang (keluarga Ahmed) bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan perusahaan tersebut (Hornby Street).
Dengan membatalkan keputusan-keputusan tersebut, Mahkamah Agung pada dasarnya telah menulis ulang pedoman bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk mengajukan tuntutan terhadap perusahaan-perusahaan dan terhadap individu-individu yang menjadi ‘pengendali’ mereka.
Ini adalah strategi yang lazim terjadi, di mana perusahaan yang melakukan pelanggaran tampaknya tidak akan mampu memberikan kompensasi finansial yang memadai kepada pemilik kekayaan intelektual, namun individu yang terlibat mungkin telah mengambil keuntungan yang melanggar hukum untuk dirinya sendiri. Atau mungkin ada kekhawatiran bahwa individu tersebut akan menutup perusahaannya dan mendirikan usaha dengan menyamar sebagai entitas korporat baru.
Sampai saat ini, penggugat hanya perlu membuktikan bahwa, sebagai penyebab, tindakan tergugat telah mendorong perusahaan tergugat untuk melakukan pelanggaran. Di dalam Gaya Hidup v Ahmed, perbuatan itu adalah pemberian petunjuk pembuatan, penimbunan, dan penawaran untuk dijual barang-barang yang mempunyai tanda-tanda pelanggaran.
Hakim dan Pengadilan Banding berpandangan bahwa untuk perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab ketat seperti pelanggaran merek dagang, tanggung jawab tambahan tidak bergantung pada pengetahuan bahwa tindakan pelaku utama (dalam hal ini perusahaan) adalah atau kemungkinan besar merupakan pelanggaran. Sebaliknya, mereka menganggap sudah cukup bahwa terdakwa bermaksud agar aktor utama melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran.
Dengan menerapkan kesimpulannya pada undang-undang tentang tanggung jawab aksesori, Mahkamah Agung mencatat bahwa hakim tidak menemukan bahwa keluarga Ahmed mengetahui, atau seharusnya menyadari bahwa ada, kemungkinan kebingungan antara tanda ‘Santa Monica Polo Club’ yang digunakan oleh mereka. perusahaan dan merek ‘Beverly Hills Polo Club’ dari Lifestyle (atau mereka bahkan mengetahuinya sebelum digunakan sekitar enam tahun setelah mulai digunakan).
Lebih jauh lagi, keluarga Ahmed tidak diketahui mengetahui (atau seharusnya mereka mengetahui) bahwa reputasi merek Lifestyle akan terkena dampak buruk akibat penggunaan merek ‘Santa Monica Polo Club’.
Karena ini adalah ‘fitur penting’ dari gugatan hukum berdasarkan pasal 10(2) dan 10(3) Undang-undang Merek Dagang tahun 1994, tidak satu pun dari keluarga Ahmed yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membuat mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan, baik berdasarkan prinsip tanggung jawab aksesori ‘mendapatkan pelanggaran’ atau ‘berpartisipasi dalam desain umum’.
Tidak ada lagi pengecualian bagi direktur MCA Records
Dalam merumuskan undang-undang pertanggungjawaban tambahan atas gugatan pertanggungjawaban yang ketat, Mahkamah Agung telah membatalkan pengecualian tanggung jawab yang sempit bagi direktur perusahaan yang melakukan tidak lebih dari menjalankan fungsinya sebagai direktur melalui mekanisme konstitusional perusahaan, yang ditetapkan oleh Pengadilan. Banding dalam kasus MCA Records tahun 2001 yang terkenal.
Pengecualian tersebut ditolak oleh pengadilan karena aturan umumnya adalah bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan menyimpang yang mereka lakukan, dan tanggung jawab ada pada seseorang yang berupaya untuk berargumentasi bahwa direktur harus dikecualikan dari aturan umum ini untuk mengidentifikasi dasar prinsip pengecualian tersebut. Lord Leggatt berpendapat bahwa tidak ada satu pun.
‘Digunakan dalam perdagangan’: Pandangan Mahkamah Agung
Dalam menganalisis permasalahan di tingkat banding, Mahkamah Agung pertama-tama mempertimbangkan apakah keluarga Ahmed sendiri (secara langsung) bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan menyimpulkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab, karena hanya perusahaan yang menggunakan tanda-tanda pelanggaran dalam perdagangan.
Pengadilan mengacu pada penjelasan berulang-ulang oleh Pengadilan Uni Eropa (CJEU) bahwa “penggunaan dalam perdagangan” dalam keputusannya berarti “dalam konteks kegiatan komersial dengan tujuan untuk keuntungan ekonomi dan bukan sebagai urusan pribadi”.
Mengomentari hal ini dalam putusannya, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hal ini lebih wajar dipahami sebagai merujuk pada orang-orang yang melakukan perdagangan atas kepentingan mereka sendiri dan untuk keuntungan ekonomi mereka sendiri, daripada orang-orang yang hanya melakukan tugas untuk majikan mereka yang melibatkan tindakan. stocking, menawarkan untuk dijual dan dijual.
Bisakah karyawan melakukan pelanggaran?
Karena menemukan bahwa keluarga Ahmed sendiri tidak melakukan pelanggaran, pengadilan dengan tegas menolak argumen Lifestyle bahwa seorang karyawan secara pribadi dapat melanggar merek dagang dengan tindakan yang dilakukan selama mereka bekerja.
Pengadilan menyatakan bahwa akan menjadi tidak adil jika membuat orang-orang tersebut bertanggung jawab secara pribadi (seperti asisten toko yang, dalam masa kerja mereka, memamerkan barang-barang yang memiliki tanda yang melanggar atau menyelesaikan penjualan barang-barang tersebut kepada pelanggan selama jangka waktu tertentu. menangkal).
Ini akan memperluas “net tanggung jawab ketat yang lebih luas dari yang diperlukan atau wajar untuk melindungi hak-hak pemilik merek dagang”.
Pasal 10 Undang-Undang Merek Dagang tidak mempunyai bahasa yang cukup tegas untuk memberikan dampak ini, sedangkan penafsiran yang lebih wajar dan masuk akal adalah bahwa Pasal 10 mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas kemauannya sendiri, dan bukan sebagai karyawan atau agen dari seseorang. kalau tidak.
Dampak terhadap litigasi kekayaan intelektual lainnya
Dalam kasus pemalsuan dan beberapa kasus hak cipta, pengetahuan yang diperlukan mungkin relatif mudah diperoleh.
Misalnya, jika suatu perusahaan mengkomunikasikan rekaman suara kepada publik dalam keadaan di mana tergugat mengetahui (atau menutup mata terhadap fakta) bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki hak cipta atau mendapat izin dari pemilik untuk melakukannya, aksesori tersebut tanggung jawab mungkin jelas.
Di sisi lain, dalam kasus rahasia dagang dan, sebagai Gaya Hidup v Ahmed menunjukkan, dalam kasus merek dagang, pengetahuan individu tentang fakta-fakta yang diperlukan mungkin sulit ditentukan sebelum memulai proses persidangan, dan berpotensi sampai ke persidangan.
Dalam perkara rahasia dagang, misalnya, untuk menetapkan seseorang yang memiliki tanggung jawab tambahan berdasarkan rancangan yang sama dengan orang lain, penggugat harus membuktikan bahwa orang tersebut mengetahui adanya penyalahgunaan rahasia dagang penggugat dalam suatu kasus. proyek yang diberikan.
Dalam semua kasus, surat tuntutan yang komprehensif sebelum dimulainya persidangan, yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan yang diperlukan dalam pikiran individu yang bersangkutan, kini dapat menjadi fokus perhatian yang lebih besar. Hal ini karena alasan tanggung jawab substantif di atas kewajiban sehubungan dengan perilaku pra-tindakan yang disyaratkan oleh Peraturan Acara Perdata.
Mencapai gaji?
Meskipun Mahkamah Agung memutuskan bahwa keluarga Ahmed tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng, Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan, jika mereka bertanggung jawab, apakah mereka akan diharuskan membayar sebagian gaji mereka kepada Lifestyle melalui rekening keuntungan yang diperoleh dari pendapatan perusahaan. pelanggaran.
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa 10% dari gaji mereka harus diperlakukan demikian, namun Mahkamah Agung tidak setuju.
Laporan tersebut mengamati bahwa, meskipun pembayaran yang dilakukan seolah-olah sebagai imbalan dalam beberapa kasus dapat menjadi cara untuk mengambil keuntungan dari sebuah perusahaan, dalam kasus ini tidak ada tuduhan, bukti atau temuan bahwa gaji yang dibayarkan kepada keluarga Ahmed bukanlah imbalan biasa. untuk layanan mereka.
Oleh karena itu, keuntungan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan yang timbul dari pelanggaran perusahaan.
Dampak di luar IP
Tinjauan rinci mengenai otoritas sebelumnya dan alasan yang mendasari keputusan ini berada di luar cakupan komentar ini, namun akan dibahas dalam laporan mendatang.
Cukuplah untuk mengatakan bahwa keputusan pengadilan yang komprehensif akan memiliki arti penting dan dampak yang signifikan terhadap sejumlah penyebab tindakan, dan menjadi perhatian khusus bagi para direktur, pengusaha, karyawan dan penasihat mereka.
Alastair Shaw adalah penasihat, kekayaan intelektual, di Hogan Lovells.
